作者：Lily Zhang, Terry Lu

马库什权利要求是一种在医药化学专利中常用的权利要求撰写方式，通过在化学通式中设置多种并列的、可替代的基团，马库什权利要求能够概括性地表示数量众多的化合物，成为申请人根据核心化合物结构构建出多层次保护范围的有效手段。我国现行专利法体系中没有明确规定马库什权利要求的性质，导致实务界在权利要求的解释和修改方式问题上一直存在争论。笔者结合广受关注的北京万生药业有限责任公司与第一三共公司发明专利权无效行政纠纷再审案（以下简称第一三共案）[1]，梳理专利复审委员会与各级法院关于马库什权利要求的观点，并提出建议。该判例近期被最高人民法院评选为“2017年中国法院10大知识产权案件”。

一、从第一三共案解读专利无效阶段马库什权利要求的修改方式

案情简介

第一三共公司拥有一项名称为“用于治疗或预防高血压症的药物组合物的制备方法”的第97126347.7号发明专利，所保护的药品是重磅降压药物奥美沙坦酯。北京万生药业有限公司于2010年向专利复审委员会提出无效宣告请求，该案历经行政诉讼一、二审及在最高院的再审，终于有了定论。

本案的焦点之一是，是否应当允许专利权人在无效阶段、通过删除马库什通式中的多个并列选择基团对权利要求进行修改。

专利复审委及北京一中院观点：在无效阶段不允许删除马库什权利要求中的并列选择项

专利复审委认为，马库什权利要求应理解为概括性的整体技术方案，删除任意变量或基团会导致出现全新的保护范围，不应等同于并列技术方案的删除，因此在无效阶段不应允许采用上述方式对马库什权利要求进行修改。同时，复审委还指出，允许删除马库什权利要求中的任一变量或任一选项会严重影响权利要求的公示性和明确性，影响公众的信赖利益；而且专利权人则可以通过多次删除并列选择项构建不同的保护范围，从而规避无效请求人提出的现有技术证据，使得难以攻破专利权人的专利壁垒，显失公平[2]。北京一中院支持复审委的上述观点[3]。

北京高院观点：无效阶段应允许删除马库什权利要求中的并列选择项。

北京高院则坚持完全相反的观点。北京高院认为[4]，马库什权利要求应理解为多个并列技术方案的集合，删除部分并列选择项属于并列技术方案的删除，并且缩小了保护范围，符合专利法的相关规定，未损害公众利益。因此，无效阶段应允许删除马库什权利要求中的并列选择项。同时，北京高院认为，无效阶段允许马库什权利要求修改的界限仅在于不得使修改后的权利要求成为说明书中未载明的具体化合物。

最高法观点：在无效阶段马库什权利要求的修改应受到严格限制

最高法在再审判决中认为，从公平角度出发，对马库什权利要求的解释应该从严。马库什权利要求应视为概括性的组合方案，应当被视为马库什要素的集合，而不是众多化合物的集合。在无效阶段对马库什权利要求进行修改必须给予严格限制；同时，最高法提出无效阶段允许对马库什权利要求进行修改的原则：不能因为修改而产生新性能和作用的一类或单个化合物，同时充分考量个案因素。

分析和解读

从该案经历的审理过程可以看出，由于在马库什权利要求的解释问题上存在分歧，专利复审委、北京一中院和北京高院对无效阶段马库什权利要求的修改方式秉持不同观点。复审委和北京一中院秉持整体技术方案说，即将马库什权利要求解释为一个整体技术方案，不允许删除化学通式中的并列选择项；而北京高院则坚持并列技术方案说，认为马库什权利要求应解释为多个并列技术方案的集合，允许删除化学通式中的并列选择项，而允许修改的界限仅在于不得使修改后的权利要求成为说明书中未载明的具体化合物。

为解决专利复审委和各级法院在上述问题上的分歧，最高法对该案进行再审并在再审判决中对上述问题进行了详细论述。从最高法在判决中表达的观点来看，最高法支持了复审委的观点，明确否定了北京高院允许对马库什权利要求进行任意删除式修改的观点，并提出允许修改的原则是不产生新的性能和作用的化合物。最高法的观点类似于欧洲专利局在T1506/13判例中确立的对马库什权利要求的修改要求[5]。因此，笔者认为，最高法虽未直接禁止对马库什权利要求的删除式修改，但是在无效阶段，专利权人希望通过删除马库什权利要求中的并列选择项使本专利进一步区别于现有技术，特别是，使得删除后的马库什权利要求所包含的化合物取得说明书中未记载的技术效果，将难以得到允许。这对于本就处于被动地位的专利权人来说，无疑将带来更大的风险。

二、我们的建议

尽量在授权阶段通过删除式修改确定稳定的马库什权利要求

根据最高法在第一三共案中确立的规则，马库什权利要求在无效阶段进行删除式修改将很难被专利复审委接受。但是从专利局审查部门获悉，上述规则尚未扩大至授权阶段。申请人在专利实质审查过程中，仍然有机会通过删除式修改进一步缩小保护范围，使得马库什权利要求更为稳定。因此，笔者建议申请人应尽量在专利授权阶段通过修改完善马库什权利要求的保护范围，以减小在后续无效程序被无效的风险。

[1]. 最高人民法院 (2016)最高法行再41号判决书

[2]. 专利复审委员会第16266号无效宣告请求审查决定书;

[3]. 北京市第一中级人民法院(2011)一中知行初字第2403号判决书;

[4]. 北京市高级人民法院(2012)高行终字第833号判决书.

[5]. 柳冀，马库什权利要求的修改和部分优先权问题探讨，《知识产权》2018年第1期，92-96页;