2009-07-15

作者:蒋 洪義

一、案情简介

1998年7月28日，案外人王本淼提出了一项名为“混凝土薄壁筒体构件”的实用新型专利申请，并于1999年10月13日获得授权，专利号为ZL98231113.3（以下称涉案专利）。

涉案专利只有一项权利要求，其内容为：“一种混凝土薄壁筒体构件，它由筒管（2）和封闭筒管（2）两端管口的筒底（1）组成，其特征在于所述筒底（1）以至少二层以上的玻璃纤维布（1.2）叠合而成，各层玻璃纤维布（1.2）之间由一层硫铝酸盐水泥无机胶凝材料或铁铝酸盐水泥无机胶凝材料（1.1）相粘接，筒底（1）两侧板面亦分别覆盖有一层硫铝酸盐水泥无机胶凝材料或铁铝酸盐水泥无机胶凝材料（1.1），同样，所述筒管（2）以至少二层以上的玻璃纤维布筒（2.2）叠套而成，各层玻璃纤维布筒（2.2）之间由一层硫铝酸盐水泥无机胶凝材料或铁铝酸盐水泥无机胶凝材料相（2.1）粘接，筒管（2）内腔表面与外柱面亦分别覆盖有一层硫铝酸盐水泥无机胶凝材料或铁铝酸盐水泥无机胶凝材料（2.1）。简言之，涉案专利所要求保护的是一种其筒管和筒底均由三层水泥中间分别夹有两层玻璃纤维布所构成的五层结构的混凝土薄壁筒体构件。

2001年2月16日和6月9日，本案原告——大连仁达新型墙体建材厂先后与经王本淼授权并由其担任法定代表人的湖南省立信建材有限公司签订了两份专利实施许可合同，取得了涉案专利在辽宁省的独家实施权。

2002年初，本案被告——大连新益建材有限公司开始生产销售一种混凝土薄壁筒体（下称被控侵权产品），该产品的主要技术特征为：也是由筒管和封闭筒管两端的筒底组成，其筒管由一层玻璃纤维布夹在两层水泥无机胶凝材料中，筒底全部由水泥无机胶凝材料构成，其中没有玻璃纤维布。即被控侵权产品是一种其筒管系由两层水泥中间夹一层玻璃纤维布所构成的三层结构、而筒底则系单层水泥结构的混凝土薄壁筒体构件。

2003年6月12日，原告向大连市中级人民法院起诉被告侵犯涉案专利权。本案经大连市中级人民法院一审、辽宁省高级人民法院二审，均认定被控侵权产品构成对涉案专利的等同侵权，并责令被告承担相应的侵权责任。

被告新益公司不服败诉的终审判决，另行委托本律师办理该案的申请再审事宜。本律师经深入研究本案的已有证据和判决内容后，认为原审判决明显违反了专利侵权判定的基本原则，抹杀了专利权人在独立权利要求中已明确划定的涉案专利与现有技术之间的分界线，把涉案专利的保护范围扩大到现有技术上，且在原告未主张适用多余指定原则的情况下，擅自把涉案专利独立权利要求中所记载的一项必要技术特征，以其仅起次要作用为由，排除在侵权对比范围之外，并违反等同对比原则，将被控侵权产品与涉案专利进行整体技术方案的等同对比，因此，原审判决在认定事实和适用法律方面存在明显错误，本案符合民事诉讼法规定的再审条件，遂代理新益公司于2004年7月向最高人民法院（以下简称最高院）申请再审。

2004年12月27日，最高院作出（2004）民三监字第27号民事裁定，决定对本案进行提审。2005年8月22日，最高院对本案作出（2005）民三提字第1号民事判决书，完全推翻了原审判决的结论，认定被控侵权产品没有落入涉案专利的保护范围，新益公司的行为不构成对涉案专利权的侵犯，并撤销了原审判决，驳回了原告的一审诉讼请求。特别重要的是，最高院在再审判决中针对“多余指定”原则的适用问题明确指出：“应当认为，凡是专利权人写入独立权利要求的技术特征，都是必要技术特征，都不应当被忽略，而均应纳入技术特征对比之列。本院不赞成轻率地借鉴适用所谓的‘多余指定’原则。”据此，业内人士普遍认为，最高院通过这个判例基本上否定了“多余指定”原则在专利侵权诉讼中的适用。因此，这个判例在我国的专利侵权诉讼史上具有里程碑式的意义，并引起了国外专利界的重视和研究。

二、原审判决观点

大连市中级人民法院一审认为，新益公司的被控侵权产品与涉案专利虽有不同，但不存在本质上的区别。被控侵权产品也是由筒管和封闭筒管两端的筒底组成，与涉案专利的前序部分相同。被控侵权产品筒管管壁的内部结构为两层水泥无机胶凝材料夹着一层玻璃纤维布，筒底壁不带玻璃纤维层，这与涉案专利关于筒管、筒底的构造在字面描述上虽有不同，但涉案专利的主体部分是筒管，其采用水泥层间隔加有玻璃纤维布层，就使得管壁既坚固又簿，其内腔容积增加，从而大幅度减轻其构成楼层层面的重量。也就是说，增加空腔容积、减少重量，主要靠筒管管壁的减轻，减簿，而筒底只起到防止水泥砂浆渗入的作用，起次要作用。同时，更说明在筒管管壁增加玻璃纤维布隔层，就能达到增加强度的功能作用及减少壁厚增加空心体积的效果。被控侵权产品的具体技术特征与涉案专利独立权利要求中的必要技术特征相比，从手段上看，两者都是在水泥无机胶凝材料层之间增设玻璃纤维布，本质都是在水泥层之间增加了玻璃纤维布结构，一层与两层只是数量的差别，这种差别不会引起质的变化，所以，两者的手段基本相同；从功能上看，两者增设玻璃纤维布层都起到了增强薄壁强度的功能作用，特别是起到增加薄壁受力变形拉伸强度的功能，两端有堵头的薄壁筒管，受力变形主要发生在筒管管壁，所以，增加薄壁受力变形的拉伸强度的功能主要体现在筒管管壁，两端的筒底主要起封堵作用，承受的是周向压力，壁层之间增加玻璃纤维层，并不增加筒底的抗压强度，只要在筒管管壁形成了水泥层间增加玻璃纤维层，就达到了增强变形的拉伸强度的功能，形成的功能就与涉案专利的功能基本相同；从效果上看，两者都是有效地减少了筒体的重量及楼层面的重量，效果基本相同。通过上述比较，可以看出，该领域的普通技术人员可以根据需要选择玻璃纤维层数量多少且不引起功能的本质变化的构造，无需经过创造性劳动就能想到，并达到基本相同的效果。所以，被控侵权产品在手段、功能和效果上，与涉案专利基本相同，构成等同侵权。鉴此，该院判决如下：1、新益公司立即停止生产和销售被控侵权产品；2、新益公司于判决生效后10日内向仁达厂书面赔礼道歉（逾期不执行，法院将在辽宁省公开发行的报刊上公布判决内容，相关费用由新益公司负担）；3、新益公司于判决生效后10日内向仁达厂赔偿损失10万元。

辽宁省高级人民法院二审认为，被控侵权产品与专利产品是基于同行业使用形成的提高产品强度、减轻产品重量的产品，两者在技术构思上是基本相同的，而且均由筒管和封闭筒管两端的筒底组成，与要求书前序部分相同。虽然被控侵权产品与专利权利要求书载明的必要技术特征存在玻璃纤维布层数的差别，但这种差别与化合物和组合物等数值范围的限定不同，它只是数量的替换，并没有引起产品本质的变化，故尔一审法院判定等同侵权成立并无不当。该院据此驳回了新益公司的上诉、维持原判。

三、最高院再审判决观点

针对本案应否适用“多余指定”原则将涉案专利独立权利要求中记载的筒底壁层结构认定为非必要技术特征的问题，最高院在再审判决中指出，应当认为，凡是专利权人写入独立权利要求的技术特征，都是必要技术特征，都不应当被忽略，而均应纳入技术特征对比之列。本院不赞成轻率地借鉴适用所谓的“多余指定原则”。只有对权利要求书所记载的全部技术特征给予全面、充分的尊重，社会公众才不会因权利要求内容不可预见的变动而无所适从，从而保障法律权利的确定性，从根本上保证专利制度的正常运作和价值实现。本案专利权利要求书只有一项权利要求，该独立权利要求对筒底和筒管的壁层结构分别给予了明确记载。所以，仁达厂关于专利筒底壁层结构不是必要技术特征的主张，不能成立。与涉案专利记载的筒底壁层结构这项必要技术特征相对比，被控侵权产品筒底的水泥无机胶凝材料中没有玻璃纤维布。显然，两者并不相同，亦不等同，仅此一点，就足以判定被控侵权产品没有落入涉案专利的保护范围。

针对被控侵权产品筒管部分在水泥无机胶凝材料中夹有一层玻璃纤维布是否属于涉案专利独立权利要求中记载的筒管壁层结构的等同特征问题，最高院在再审判决中指出，由于涉案专利权利要求书在叙述玻璃纤维布层数时，明确使用了“至少二层以上”这种界线非常清楚的限定词，说明书亦明确记载玻璃纤维布筒的套叠层“可以少到仅两层”，故在解释权利要求时，不应突破这一明确的限定条件。应当认为，本领域的普通技术人员通过阅读权利要求书和说明书，无法联想到仅含有一层玻璃纤维布或者不含玻璃纤维布仍然可以实现发明目的，故仅含有一层玻璃纤维布或者不含有玻璃纤维布的结构应被排除在专利权保护范围之外。否则，就等于从独立权利要求中删去了“至少二层以上”，导致专利权保护范围不合理的扩大，有损社会公众的利益。其次，本案专利中玻璃纤维布层数的不同，不能简单地认为只是数量的差别，而是对于筒体构件的抗压能力、内腔容积以及楼层重量具有不同的物理力学意义上的作用。应当认为，仅含“一层”玻璃纤维布不能达到含有“至少二层以上”玻璃纤维布基本相同的效果，故被控侵权产品筒管部分在水泥无机胶凝材料中夹有一层玻璃纤维布不属于与涉案专利相应技术特征的等同特征，更不是相同特征。因此，被控侵权产品没有落入专利权的保护范围。

　　鉴此，最高院依法判决：1、撤销辽宁省高级人民法院（2004）辽民四知终字第67号民事判决；2、驳回大连仁达新型墙体建材厂的诉讼请求。

四、法理评析

涉案专利是一项比较简单的实用新型，并非重大发明创造，原审的判赔金额也只有10万元人民币，单纯从这两点上考虑，本案可以说是一个小案件，最高院直接提审本案似乎是“杀鸡用牛刀”。但是，本案的审理却涉及专利侵权判定中的两项重要原则──“多余指定”和“等同判断”原则应当如何适用的问题，而且原审判决对这两项原则的适用都是错误的，这种错误在当时全国的专利侵权审判实践中具有一定的代表性，如果不依法予以纠正，将会继续遗害后续的专利侵权审判实践。因此，最高院经再审复查后，决定直接提审这个在专利侵权判定中很有典型性的案件，以形成指导性判例，彻底澄清司法实践中在适用“多余指定”和“等同判断”原则时容易发生的一些常见错误，以利于统一全国的专利侵权判定标准，提高专利侵权审判水平。

本案的典型性及其判例指导意义主要体现在“多余指定”原则和“等同判断”原则的适用上。笔者下面将结合本案案情具体阐述这两项原则在本案中的适用问题。

（一）关于本案可否适用多余指定原则把涉案专利中筒底的壁层结构特征认定为非必要技术特征。

多余指定原则是指，在解释专利独立权利要求和确定专利权利保护范围时，将由于撰写失误而错误地写入独立权利要求中的非必要技术特征略去，仅以独立权利要求中的必要技术特征来确定专利权保护范围并与被控侵权物进行对比。在专利侵权诉讼中，适用多余指定原则的关键在于，根据涉案专利的实际情况能否将记载在其独立权利要求中的某项特征认定为非必要技术特征。

由于多余指定原则是与专利权的稳定性和确定性原则相悖的，而且多余指定又是因为专利权人在撰写专利申请文件时自身发生失误所造成的，所以，从责任自负和保护公众利益的角度出发，在司法实践中适用多余指定原则应当掌握非常严格的标准。一般来说，适用多余指定原则应当考虑以下几方面因素：

其一，涉案专利是否属于开拓性发明或重大改进发明。由于多余指定原则是针对专利权人在申请专利过程中发生的撰写错误所作出的一种特殊补救措施，属于侵权判定中的一项例外原则而非常规原则，它的适用往往是建立在对公众利益作相应牺牲的基础上的，因此，多余指定应当有严格的适用范围，即其主要应当适用于发明程度较高的重大发明创造。因为这类专利的权利人对社会所作贡献较大，而且其专利申请文件的撰写难度也更高，所以在发生撰写失误的情况下，基于贡献与回报相应的公平原则，可以适当牺牲公众的利益以使对社会作出较大贡献的专利权人获得合适的保护。相反，对于发明程度较低的实用新型专利来说，其对社会所作贡献较小，专利申请文件的撰写难度也较小，一般不宜适用多余指定原则，以免过多地影响专利权乃至专利法律制度的稳定性。

其二，适用多余指定原则认定非必要技术特征时，必须慎重考虑该技术特征是否属于实现专利发明目的、解决发明技术问题、获得发明技术效果所必需的，而且这种认定必须结合专利说明书中专门针对该项技术特征之目的、作用所作出的明确描述来进行，只有根据说明书中的描述可以明确判断将这项技术特征写入独立权利要求属于显而易见的撰写失误，才能适用多条指定原则。如果某项技术特征已被明确记载在独立权利要求中，但在专利说明书中对其功能、作用并未加以说明，则不应凭空作出该技术特征与整个发明目的和发明效果无关的判定，进而不应将这样的技术特征认定为非必要技术特征。

其三，适用多余指定原则认定非必要技术特征时，还必须考虑该技术特征是否属于区别专利技术方案与专利申请日前的已有技术方案所必须的，是否属于体现专利新颖性、创造性的技术特征。

根据适用多余指定原则的上述标准，再结合本案涉案专利的具体情况，明显可以认定，本案不能适用多余指定原则，不能将涉案专利独立权利要求中所记载的筒底的壁层结构特征认定为非必要技术特征。理由在于：

1、涉案专利是一项发明程度较低的实用新型专利，并非开拓性发明或重大改进发明，而且，涉案专利只有一项权利要求，总共只记载了三项技术特征，其专利申请文件的撰写也比较简单，所以对涉案专利应当从严掌握适用多余指定原则的标准。

2、在涉案专利的独立权利要求中，专利权人专门把筒底的壁层结构特征列为前序之后的第一项区别特征，这表明，专利权人认为筒底的壁层结构特征对于实现涉案专利的发明目的和效果来说是非常重要的、必不可少的。在涉案专利的说明书中，专利权人主要对筒管所采用的“两网三浆”壁层结构的功能和作用进行了详细描述，而对筒底的壁层结构特征具体发挥什么样的功能和作用，即筒底为何要采用“两网三浆”的壁层结构，则没有详细描述，关于筒底本身的功能和作用，说明书也只描述了一句话，即“其构件的筒管（2）两端管口亦封闭故同时又具有良好的隔音效果”。从这句话来分析，筒底一方面具有封闭筒管以隔音的作用，另一方面，从这句话中所使用的“同时又具有”这样的用语明显可以看出，隔音作用只不过是筒底“同时又具有”的第二作用，也就是说，筒底显然还具有除了隔音作用以外的第一作用。由于专利权人在说明书中并未具体描述筒底的第一作用，则本领域技术人员在全面阅读权利要求书和说明书的基础上，只能认为筒底的第一作用与筒管的作用是相同的。这样，相对于筒底的第一作用而言，既然其与筒管的作用是相同的，则其采用与筒管一样的“两网三浆”壁层结构特征就是必不可少的特征。而且，相对于筒底所具有的第二作用——“隔音”而言，从涉案专利的说明书中明显可以看出，“隔音效果不好”也是涉案专利所要解决的技术问题之一，涉案专利的发明目的中包含了“具有良好的隔音效果”这一内容，而筒底采用“两网三浆”的壁层结构正是专利权人为了实现“良好的隔音效果”而提出的必要技术特征，所以结合涉案专利所要解决的技术问题、所要达到的发明目的以及筒底在涉案专利所起到的作用，显然不能把独立权利要求中所记载的“两网三浆”的筒底壁层特征认定为非必要技术特征。

3、涉案专利的独立权利要求一共只有三项技术特征，而专利权人把筒底采用“两网三浆”壁层结构和筒管也采用“两网三浆”壁层结构这两项技术特征写入独立权利要求中的区别特征部分，表明专利权人认为，这两项技术特征是涉案专利区别于专利申请日前的已有技术方案并体现其新颖性和创造性的技术特征。但根据新益公司在本案中所提供的证据，明显可以认定，在涉案专利申请日之前的已有技术中，已经出现了将水泥筒体构件的筒管壁层做成由三层水泥中间间隔夹有两层玻璃纤维布的“两网三浆”结构的技术方案，也就是说，筒管壁层采用“两网三浆”的结构实际上并非涉案专利区别于已有技术的技术特征，严格说来，这项技术特征也应当写入独立权利要求的前序部分，才能准确地反映涉案专利与已有技术的联系和区别。由此看来，在涉案专利的独立权利要求中，筒底壁层采用“两网三浆”结构这项技术特征，实际上乃是涉案专利区别于已有技术方案的唯一发明点，是真正体现涉案专利新颖性和创造性所必需的技术特征。从这个角度看，也不能把涉案专利独立权利中所记载的筒底壁层结构特征认定为非必要技术特征，否则，涉案专利将丧失其赖以存在的基础。

综上所述，在本案中不能适用多余指定原则将筒底的壁层结构特征认定为非必要技术特征，进而在侵权对比中对其略去不计，相反，应当将其作为涉案专利区别于已有技术方案的唯一必要技术特征来与被控侵权产品进行比较。由于本案被控侵权产品的筒底壁层系采用已有技术中通用的单层水泥结构，与涉案专利要求保护的至少是“两网三浆”的复合结构具有实质性区别，所以被控侵权产品并没有包含涉案专利的该项必要技术特征。

（二）关于被控侵权产品所采用的“一网两浆”的筒管壁层结构特征与涉案专利所记载的至少是“两网三浆”的筒管壁层结构特征是否属于等同特征。

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第17条规定：“专利法第56条第一款所称的‘发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求’，是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”

根据上述规定，适用等同原则来认定等同特征，实质上是要对权利要求进行合理的扩大解释。但解释权利要求绝不等于是修改或重写权利要求，为此，在适用等同原则来解释权利要求时，应当严格掌握其中载明的用来对涉案专利进行划界的限定语，不能以等同为由作出越界的扩大解释，更不能予以忽略，否则就容易把已有技术中的内容和专利权人已经明确排除专利保护的内容等实质上“非等同”的内容，等同到专利保护范围中来，使等同判断这种本质上属于合理解释的行为演变成对权利要求的非法修改和重写行为。为了避免造成这种后果，在适用等同原则时也应当遵循一些基本的限定条件，受到一些因素的制约。一般而言，以下几个因素是适用等同原则时必须予以考虑的：

其一，对于独立权利要求中为了将专利技术方案区别于已有技术并体现专利技术的新颖性和创造性而对其保护范围作出了明确限制的技术特征，不能将超出这一限制范围的已有技术中的相应技术特征认定为等同特征，否则就会混淆专利技术与已有技术的分界线，抹杀了专利法对专利技术的新颖性和创造性要求；

其二，对于专利权人在专利申请、授权审查以及维持专利权效力过程中已经明确排除在专利保护范围之外的技术内容，不能认定为专利技术的等同特征，否则就会把等同判断原则从解释权利要求演变成修改和重写权利要求，进而损害公众利益；

其三，当等同原则与禁止反悔原则在适用上发生冲突时，应当优先适用禁止反悔原则，以维持专利保护范围的稳定性和一致性，保障公众利益。

根据上述几个在适用等同原则时所应遵循的限制因素，再结合本案的具体案情，明显可以看出，被控侵权产品所采用的“一网两浆”的筒管壁层结构与涉案专利所记载的至少“两网三浆”的筒管壁层结构相比，不属于等同特征，理由在于：

1、新益公司提供的证据表明，在涉案专利的申请日之前，已有技术中已经出现在筒管的水泥壁层中添加一层玻璃纤维布或类似的增强材料，将其做成具有较高抗压强度的“一网两浆”薄壁结构的技术方案。为此，涉案专利在其权利要求书中明确使用“至少二层以上的玻璃纤维布”作为该项必要技术特征的限定条件，形成至少是“两网三浆”的壁层结构，从而明确划清了涉案专利与已有技术之间的界线。因此，“一网两浆”与“两网三浆”之间，绝对不是数量上的简单区别，而是专利权人在申请涉案专利时所严格划定的已有技术与涉案专利保护范围之间的分界线。在适用等同原则时，不应当越过这一界线而把专利权人本来已经明确排除在保护范围之外的已有技术重新纳入到涉案专利的保护范围中来。

2、专利权人既然在独立权利要求中专门使用了“至少二层以上”这样一个边界和底线十分清楚、严格的限定语来划定涉案专利的保护范围，实际上就已经把筒管不使用或仅使用一层玻璃纤维布的技术特征明确地排除在涉案专利的保护范围之外，即放弃了对这部分技术内容的保护要求。因此，无论是依据等同原则的本义，还是依据禁止反悔原则，都不能将已经被专利权人在申请阶段明确排除掉、放弃掉的技术内容通过认定为等同特征重新纳入专利保护范围。否则，其结果就等于从独立权利要求中删除“至少”这个明确的限定特征，从而使等同认定演变成了对权利要求的一种违法修改行为。

    综上所述，涉案专利独立权利要求中所记载的至少“两网三浆”的筒管壁层结构与被控侵权产品所采用的“一网两浆”的筒管壁层结构，不属于等同特征；其所记载的筒底的壁层结构特征也不能适用多余指定原则，而应当认定为必要技术特征并纳入本案的侵权对比范围。由此，将涉案专利所记载的全部必要技术特征与被控侵权产品相比，明显可以看出，被控侵权产品筒管和筒底的壁层结构特征与涉案专利独立权利要求中所记载的相应技术特征既不相同也不等同，所以被控侵权产品没有落入涉案专利的保护范围，不构成侵权。